“Registraram minha marca como nome de domínio, e agora?” …. “Usaram o nome da minha empresa como site de outra empresa, e isso está confundindo meus consumidores!” … “Posso reivindicar um nome de domínio já registrado por outra empresa, já que possuo registro da marca?”…
Frequentemente nos fazem perguntas como essas. Aproveitando recente julgado do STJ abordando esse assunto, que ainda pende de norma específica, vamos tentar esclarecer alguns pontos.
A proteção conferida às marcas (com o registro no INPI) e aos nomes empresariais (com o registro do Contrato Social nas Juntas Comerciais ou Cartórios de Pessoas Jurídicas) não garante preservação aos nomes de domínio.
Quer dizer, não é porque a empresa possui uma marca registrada que terá, automaticamente, o direito de uso exclusivo estendido a idêntico nome de domínio. E vice e versa.
Isso porque, tal como na maioria dos outros países, o Brasil adota o princípio “first come, first served”, o que significa que o registro do nome de domínio é atribuído ao primeiro requerente que fizer o pedido, sem ter que provar que já possui nome empresarial ou marca registrados e, ainda, sem análise profunda de eventual colidência com marcas ou nomes empresariais de terceiros já protegidos por registro.
Essa regra de anterioridade, porém, pode ser flexibilizada. Em 2011, o STJ decidiu que “a proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei no 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei no 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade.” (REsp 1204488/RS).
Ou seja, se um nome de domínio reproduz ou imita marca já registrada, há que se analisar os produtos ou serviços que ambos designam, a fim de identificar a possibilidade, ou não, de conviverem pacificamente no mercado.
Em 2016, o mesmo Tribunal definiu que viola o direito de propriedade industrial (marca) somente o nome de domínio capaz de gerar, entre outros efeitos, “perplexidade ou confusão dos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio” (REsp 1466212/SP).
No mais recente julgado, porém, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no seguinte sentido: “A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da aplicação da regra da primeira posse (first come, first served) na alocação de nomes de domínio. Contudo, “a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado – seja nome empresarial, seja marca”. Para a procedência desse pleito, deve-se haver a demonstração de má-fé no registro do nome de domínio impugnado.”
Seguindo alguns precedentes anteriores, portanto, o STJ afirmou que para cancelar um nome de domínio ou transferi-lo àquele que foi prejudicado, além de haver violação de marcas ou nomes empresariais já protegidos por registro, é necessário provar que o primeiro requerente, ou seja, aquele que primeiro registrou o nome de domínio, o fez de má-fé.
A nosso ver, porém, cada caso deve ser analisado com cuidado, pois a falta de norma específica sobre o assunto ainda ensejará muitas decisões divergentes de nosso Judiciário.
Fonte STJ: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/Por-uso-indevido,-jornalista-terá-que-transferir-dom%C3%ADnio-com-nome-de-empresa-do-Grupo-Maggi
Por Marina Flandoli